La tutela del marchio nell’e-commerce in Cina

Internet è l’indiscusso canale di vendita su scala globale. In Cina, l’e-commerce ha creato un mercato effettivo per più di 500 milioni di utenti, oltre un terzo della popolazione mondiale in rete, la quale e’ in continua espansione. Tuttavia, in aggiunta a venditori legittimi e prodotti originali, internet è una piazza rinomata per lo smercio indisturbato di prodotti contraffatti e piratati, in violazione, quindi, dei diritti di privativa industriale, comunemente noti come proprieta’ intellettuale (Intellectual Property Rights – IPRs).

Le imprese estere interessate a vendere online in Cina devono tenere in considerazione diverse tematiche. La strategia impone almeno tre fasi cosi’ distinte: (1) deposito della domanda di registrazione ed eventuale ottenimento della registrazione dei diritti di privativa, (2) monitoraggio dei siti di e-commerce (brand protection), e, se e quando necessario (3) richiesta di ritiro e distruzione dei prodotti contraffatti, piratati o non conformi.

Ottenere la registrazione o riconoscimento della proprietà intellettuale

Le più importanti piattaforme online del gruppo Alibaba – Alibaba.com e Taobao – sono i principali protagonisti, rispettivamente, del mercato e-commerce business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C) cinese. Entrambe le piattaforme sono però anche utilizzate per attività illecite, incluse quelle volte o implicanti la violazione di marchio di fabbrica di e di diritti d’autore.

Per saperne di più: Trade Fairs in China: Steps to Protect Your IPR

Segnaliamo alcune questioni chiave da considerare volte all’ottenimento della registrazione di un marchio di fabbrica (trademark) in Cina:

• Il sistema di registrazione cinese è basato sul principio first to file, secondo cui il primo soggetto che ottiene la registrazione di un marchio ne sara’ titolare e ne godra’ dell’esclusiva.
• È altresì importante provvedere alla registrazione con debito anticipo, in quanto il processo può durare sino a 18 mesi, ed il marchio di fabbrica gode di protezione a partire dal completamento della registrazione.
• Depositare il marchio in caratteri cinesi
• La Cina è un membro della Convenzione d’Unione di Parigi (Paris Convention) e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization – WTO), per cui le imprese europee interessate a registrare un marchio in Cina debbono provvedervi entro sei mesi dalla registrazione dello stesso in Europa.
• Le imprese possono avvalersi del database ufficiale dell’Ufficio Marchi Cinese (China Trademark Office of the State Administration for Industry and Commerce – CTMO) per verificare la disponibilita’ preliminare del marchio che si intende depositare.

Registrazione dei diritti d’autore (copyrights):

• Il creatore di un’opera artistica può automaticamente beneficiare della protezione dei diritti d’autore nei 164 Paesi membri (tra cui la Cina) della Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche (Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)
• Benché la protezione dei diritti d’autore decorra automaticamente dal momento della creazione dell’opera stessa, la registrazione volontaria fornisce prova della data e della paternita’, producendo vantaggi in caso di eventuali controversie in sede di giudizio.
• È fortemente consigliata la registrazione dei diritti d’autore afferenti a risorse aziendali critiche; lo sono, per es., dominio internet (URL), software, cataloghi e database dei clienti.

Monitoraggio dei siti e-commerce o brand protection

Al fine di interrompere il prima possibile la circolazione di prodotti contraffatti, è consigliato l’attivo monitoraggio di internet per la ricerca di contraffazioni. Un ottimo punto di partenza per la ricerca è costituito da Alibaba.com e Taobao, che contano 700 milioni di utenti su scala globale.

Suggerimenti su come trovare prodotti contraffatti online

• Ricercare nomi uguali o simili al proprio brand o nome di prodotto.
• Ricercare il proprio brand o nome di prodotto in lingua cinese. I consumatori cinesi sono soliti tradurre i nomi di brand in cinese. Investire in una sicura ed efficiente ricerca del proprio marchio in molteplici e possibili combinazioni di caratteri cinesi.
• È altresì possibile condurre la ricerca su un motore di ricerca cinese (com o bing.com).

Come individuare una vendita sospetta

Ecco alcuni comuni indicatori di prodotti contraffatti o vendita senza licenza:

• Il listino è stato prodotto da un soggetto individuale o impresa che non sono parte del proprio canale ufficiale di distribuzione costituito per la Cina;
• Il prodotto è elencato in molteplici listini, con significative differenze di prezzi tra questi;
• Il venditore dispone di un numero elevato di unità per la vendita. È bene notare che la vendita di un numero ridotto di unità potrebbe non costituire violazione, in quanto la vendita prodotti di ‘seconda mano’ e la rivendita di prodotti originali nuovi sono legalmente consentite.

Richiesta di ritiro di prodotti contraffatti o non conformi alle norme sulla Proprietà Intellettuale

Alibaba.com e Taobao sono entrambi dotati di strumenti per la rimozione dalla vendita di prodotti non conformi alle norme sulla proprietà intellettuale.

Nello specifico e nel caso di Alibaba, le istanze inerenti violazioni della proprietà intellettuale possono essere effettuate attraverso AliProtect®. Per i detentori di IPRs, AliProtect® è un canale efficiente per l’effettuazione di reclami e la richiesta di rimozione di listini ritenuti non conformi alle norme sulla proprietà intellettuale. Per accedere alla procedura è necessario effettuare una registrazione gratuita, disponibile anche in lingua inglese. Alibaba.com valuta settimanalmente le istanze di violazione. I listini ritenuti non conformi sono molteplici: Alibaba.com accetta sino a 200 listini per singolo reclamo contro un determinato venditore. Prima che il listino venga rimosso, il venditore accusato viene notificato online attraverso il sistema AliProtect®, ed avrà la possibilità di rispondere al reclamo. Il venditore riceverà anche informazioni sul detentore degli IPRs, al fine di facilitare la risoluzione diretta della controversia tra le parti.

Per saperne di più: Choosing Your Trademark Name in China

Taobao, l’unità B2C di Alibaba Group per utenti domestici, rappresenta un’altra rinomata piattaforma online in Cina. Il sito è interamente in cinese e la sua amministrazione accetta richieste di rimozione di prodotti non conformi esclusivamente da parte di detentori di IPRs registrati in Cina. Taobao dispone di un sofisticato sistema di gestione dei reclami, che ha portato alla rimozione di 87 milioni di listini ed alla sanzione di un milione di utenti nel solo 2012. Tale sistema è disponibile solamente in lingua cinese, ma è possibile presentare reclami anche in inglese. I reclami possono essere effettuati gratuitamente e senza necessità di alcuna preventiva registrazione. Entro 7 giorni, la procedura viene condotta e, in caso di accoglimento, i listini in oggetto saranno rimossi.

AliProtect® e Taobao richiedono la presentazione di documenti supplementari per l’effettuazione dei reclami. Generalmente questi includono:

Documenti identificativi:

1. I soggetti individuali devono fornire una copia di un documento di identificazione valido (ad esempio il passaporto).
2. Le imprese devono fornire una copia di licenza commerciale valida o dell’atto costitutivo.
3. Le agenzie devono inoltre fornire al loro esercizio.

Documenti di supporto:

1. Prova del diritto d’autore (validi globalmente) o di un brevetto o di un marchio di fabbrica registrati (brevetto di invenzione, modello di utilità o brevetto di design).
2. Tutti i documenti devono essere presentati online, quindi in formato elettronico

L’importanza di un monitoraggio sistematico

Laddove queste piattaforme offrono sistemi affidabili per la certificazione di brand e prodotti, al pari del commercio tradizionale, i consumatori cinesi vi faranno frequente utilizzo. Questi vogliono sempre più frequentemente mostrare i loro crescenti livelli di esigenza e benessere economico acquistando prodotti autentici e non contraffatti. Ciò dovrebbe incoraggiare le imprese europee che stanno considerando di entrare nel mercato cinese attraverso il canale online: in caso queste intraprendano tutte le fasi necessarie per certificare l’autenticità dei prodotti offerti e monitorino attivamente la presenza di violazioni sulle piattaforme online, i loro investimenti saranno con buona probabilità ripagati.

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