Marcas registradas en China: cómo proteger su marca en China continental

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Traductor Carla Vazquez
Editor Lorena Miera

  • Las empresas extranjeras que entran en el mercado chino deben navegar por el complejo entorno regulatorio de marcas en China, que facilita su protección, pero a la vez impone ciertas limitaciones únicas con las que las empresas deben trabajar.
  • En China quien primero solicita el registro de una marca es a quien se le otorgarán los derechos de uso de la misa, por lo que no se reconocen las marcas internacionales automáticamente si no se han registrado en China previamente.
  • Mientras que China acepta la Clasificación internacional de bienes y servicios según el Acuerdo de Niza de 1975 (actualizado en 2019), añade varias subclases a dicha clasificación.
  • Las empresas extranjeras también deberían de registrar su marca con caracteres chinos para evitar infracciones por parte de terceros. Éste es un proceso delicado que requiere de habilidad para elegir los caracteres con el significado apropiado y de relevancia que a la vez evoquen una imagen que refleje la marca.

El pasado mes de diciembre, Samsung transmitió en vivo el anuncio de una nueva y emocionante colaboración con Supreme, la marca internacional de moda urbana. Supreme pretendía abrir una “tienda insignia en Shanghái” y “participar en un desfile de Mercedes-Benz”. Sólo había un inconveniente. La marca no era la original, Supreme New York, y los vendedores digitales de Samsung se encontraron luchando por una respuesta.

Esto se debe a que la empresa con la que Samsung había estado hablando era Supreme Italia, que posee la venta minorista de productos y la autorización de comercialización en la región de Asia y el Pacífico, excepto en Japón. La empresa original con sede en Nueva York, ya se había topado con disputas de marcas comerciales con la marca italiana en otras jurisdicciones.

Las marcas más conocidas, a menudo no necesitan registrar sus marcas comerciales, pero las leyes de China siguen un primero en llegar primero en registrar. Tampoco reconoce las marcas registradas en otras jurisdicciones. Además, en este caso específico, el nombre “supreme” es un descriptor que complicó la situación, pues desde la década de 1990, más de un centenar de solicitantes han presentado marcas que utilizan “supreme” en China.

Samsung finalmente optó por abandonar la colaboración pues el haberse beneficiado de lagunas legales en la ley de marcas habría sentado un mal precedente. Por su parte, Supreme New York anunció a principios de marzo que estaba recurriendo legalmente la infracción de su marca en China.

¿Por qué debería registrar su marca en China, incluso si es una marca conocida?

Dado que China sólo reconoce las marcas registradas dentro de su propia jurisdicción, este es un paso legal clave para las empresas extranjeras. Si la marca está bien establecida, es muy probable que se encuentre con ocupantes de marcas registradas, falsificadores o proveedores del “mercado gris”.

New Balance, la marca estadounidense de calzado deportivo, luchó contra fabricantes y vendedores deshonestos durante más de dos décadas antes de finalmente obtener sus derechos en China en el 2017 y además recibió la compensación en daños y perjuicios más alta que ninguna empresa extranjera ha recibido en China.

Sin embargo, sin registrar la marca comercial de la empresa en China, es improbable que la adjudicación genere resultados positivos, y puede ser un proceso muy costoso tanto en el sentido económico como en la cantidad de tiempo a emplear.

Las empresas que corren el riesgo de operar en China sin una marca registrada en la región pueden perder fácilmente sus reclamaciones por infracción, independientemente de si venden legítimamente productos en otros países bajo esa marca o incluso si fabrican en China para vender en otro lugar.

Curiosamente, estas empresas también corren el riesgo de ser demandadas por infracciones por parte de los propios ocupantes de la marca. Finalmente, tener una marca comercial china protege a las empresas de los proveedores del mercado gris y de los vendedores en línea, además de que permite la incautación de productos de imitación por parte de las aduanas china.

¿Cómo define China el concepto de marca registrada?

A nivel mundial, el símbolo de una marca identifica el uso específico o primario de un producto o servicio en particular, permitiendo a los consumidores distinguir entre los productos o servicios de diferentes productores.

La marca puede estar compuesta de palabras, dispositivos, letras, números, signos tridimensionales (formas), combinaciones de colores o una combinación de todo lo anterior.

Para que un símbolo se pueda registrar como una marca en China, ha de cumplir con siguientes puntos:

  • La marca debe ser legal. No puede ser idéntica o similar al nombre o la bandera de un Estado o una organización internacional. No puede discriminar en contra de una nacionalidad ni desarrollar publicidad exagerada o fraudulenta.
  • La marca debe ser distintiva. Debe ser fácilmente distinguible del productor de otros bienes y servicios.
  • La marca no puede ser funcional. China no acepta marcas que se refieran a la naturaleza o modelo del bien o servicio en sí mismo; una empresa que venda manzanas no podrá registrar una manzana o la imagen de una manzana, ya que los nombres genéricos son de uso gratuito para todos. La marca tampoco puede sabotear a los competidores al referirse a un efecto técnico, lo que confunde a los consumidores al elegir un producto o servicio que vende el mismo efecto técnico o uno similar.
  • La marca debe estar disponible para el registro. La base de datos oficial de marcas comerciales de Oficina de Marcas de China está disponible en línea y se puede utilizar para buscar marcas comerciales existentes. La base de datos cubre aprobaciones preliminares, aprobaciones finales, renovaciones y modificaciones de todas las marcas registradas y está disponible en chino e inglés.

Pasos para registrar una marca en China.

I. Presentación de la solicitud

La empresa debe presentar una solicitud directamente ante la Oficina de Marcas de China o presentarla a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Si elige este último método, la solicitud de la marca tendrá que hacerse des el país en que la marca ya esté registrada.

II. Elegir las subclases de productos y servicios

Aunque China acepta la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios bajo el Acuerdo de Niza de 1957, divide las clases de esta clasificación en subclases. Por ejemplo, el calzado y las botas en general pertenecen a diferentes subclases en China, por lo que diferentes compañías pueden registrar la misma marca registrada en cada subclase si estas subclases no se consideran similares. Por lo tanto, es crucial que la marca registrada del solicitante cubra todos los productos y servicios relevantes, en cada una de las subclases, relacionadas con el alcance del negocio al momento de solicitar el registro.

Desde el 1 de enero, la versión 2019 de la tabla de Clasificación de Niza entró en vigor. Los titulares de derechos de marcas existentes en China deben adaptar las especificaciones en sus registros originales a la tabla de clasificación de China más reciente. Los cambios en la última versión incluyen especificaciones actualizadas de bienes y servicios y la adición de nuevos productos y servicios.

Por último, los inversores extranjeros deben tener en cuenta que, si bien la versión 2019 en China incorpora las especificaciones de productos y servicios del sistema de Niza, todavía existe una brecha significativa en comparación con la 11ª edición de la tabla de Clasificación de Niza. (La 11ª edición de la Clasificación de Niza se publicó en 2016; desde 2013 se publica anualmente una nueva versión de cada edición).

III. Registro de la marca en caracteres chinos

Las empresas extranjeras que entran en el mercado chino deben ser conscientes de que su marca registrada en caracteres occidentales no los protegerá completamente contra infracciones. La misma marca comercial o similar puede ser registrada en caracteres chinos por otra empresa. Esto también es clave para la rentabilidad y la imagen de un negocio en China.

Si otras empresas o el público usan su marca comercial de manera informal en el idioma hablado localmente, hay posibilidades de perder clientes y disminuir el valor de la marca debido al significado, la pronunciación o incluso la aparición de los caracteres chinos. Un claro ejemplo de esta situación es la experiencia de la marca de lujo Ralph Lauren en China, cuya marca se conoce en chino como “San Jiao Ma” (三脚 马) que se traduce como “caballo de tres patas”, derivado del logotipo.

Por otro lado, la palabra china para Coca Cola es “felicidad deliciosa”, no una transcripción directa, pero es efectiva para establecer una buena reputación de la marca. Sin embargo, Coca Cola no acertó a la primera, pues el primer nombre que utilizó fue “Ke Dou Ken La”, cuya traducción significa más o menos “morder un renacuajo de cera” (蝌蚪啃蜡). Otro ejemplo interesante es el caso de Toyota y Mercedes-Benz en el mercado automotriz. En chino, Toyota podría traducirse como “próspero” (丰田); Mercedes-Benz, sin embargo, encontró dificultades cuando entró en el mercado chino, ya que su nombre “Bensi” se tradujo como “prisa por morir”.

El grupo de electrónica estadounidense Best Buy también es una buena referencia cuando se aprende de los errores de otras marcas en China. Si bien varios factores pueden haber llevado a la empresa a cerrar sus operaciones en el país después de cinco años, su nombre ciertamente no ayudó. El nombre de marca de Best Buy en China utilizaba los caracteres “百思” que combinan el sonido de la palabra “Best” y la traducción directa de la palabra “comprar” (buy) “买”, pero que una vez juntas significaban “piénselo cien veces antes de comprar”.

¿Cuáles son los beneficios presentar la solicitud de registro directamente con la Oficina de Marcas China?

Los solicitantes extranjeros deben presentar la solicitud de registro con la oficina de marcas china a través de un agente de registro, si no tienen una residencia o lugar de negocios en China.

La razón por la que este sistema es preferible es porque otorga a las empresas un mayor control sobre el proceso de registro, en particular a la hora de elegir la clase y subclase en la que se registrará la marca así como los tipos de productos y servicios que se incluirán para la marca registrada.

En el caso de la presentación de una marca comercial a través de la OMPI, es el examinador quien decide las subclases que están cubiertas por la marca.

¿Cómo elegir un nombre de marca en chino?

Los solicitantes extranjeros deben registrar la versión china o una traducción directa de su marca para evitar cualquier error de comunicación o infracción.

A continuación, explicamos las principales estrategias disponibles para las empresas extranjeras al elegir un nombre de marca chino:

  • Traducción literal: esto funciona si la marca tiene un significado distintivo. Por ejemplo, Apple Computers eligió la marca registrada “Ping Guo” (苹果), que en chino significa “manzana” y Palmolive se conoce como “Zong Lan” (棕榄), que es una combinación de la traducción directa de “palma” y “aceituna”. Las marcas que elijan esta opción deberán invertir tiempo y dinero en la comercialización y la creación de una asociación entre la marca de caracteres occidentales y la marca de caracteres chinos.
  • Traducción fonética: implica la creación de un nombre de caracteres chinos que suene como la marca original. Por ejemplo, McDonald’s se conoce como “Mai Dang Lao” (麦当劳) entre los consumidores chinos, Siemens se conoce con el nombre de “Xi Men Zi” (西门子), KFC se conoce como “Ken De Ji” (肯德基) y Audi como “Ao Di” (奥迪). Esta estrategia funciona si la marca tiene una reputación establecida entre los consumidores chinos. No obstante, puede ser más complicado de lo que parece, ya que los caracteres chinos podrían significar algo indeseable en uno o más de los seis dialectos principales del idioma.
  • Combinación de una traducción literal y fonética: donde sea posible, esta estrategia podría ser la más efectiva. Aquí, el nombre de la marca comercial se crea haciendo referencia al sonido del nombre original y un rasgo definitorio de la marca o una referencia cultural china positiva. Los ejemplos incluyen Coca Cola, que se refiere al “Ke Kou Ke Le” (可口可乐) que significa “gustar y ser feliz”; BMW, que va por “Bao Ma” (宝马) que significa caballos preciosos y lee como iniciales “BM”; y Fuchs, que en alemán se traduce como zorro y en China se llama “Fu Si” (福斯), que se traduce como “buena suerte y bendición”.

¿Cuánto tiempo se necesita para registrar una marca en China?

Monica Li, directora adjunta de servicios de asesoría empresarial de la oficina de Dezan Shira and Associates en Pequín explica, “el proceso de registro de marcas en China puede demorarse hasta 15 meses, desde la fecha de presentación hasta la aprobación preliminar y la publicación de la misma”. Sin embargo, este período no incluye el tiempo necesario para preparar la documentación y la solicitud. También se pueden esperar demoras en el caso de oposición a la marca.

Li también apunta a una nueva legislación vigente desde el 1 de enero de 2019:

  • Examen formal de la solicitud de marca: la nueva política acortará el período de examinación formal de dos meses a un mes. Este proceso de examinación decide si la solicitud cumple con los requisitos de formato.
  • Examen a fondo de la solicitud de marca: el período de examen a fondo también se ha reducido, de ocho meses a seis meses. Este examen decide si la marca es substancialmente registrable, las autoridades anunciarán el registro preliminar o enviarán una notificación de rechazo.
  • Examen de la asignación de marca registrada: el período de tiempo para el examen de la asignación de marca registrada también se ha reducido a cuatro meses en lugar de los seis anteriores.
  • Examen de modificación y renovación de marca registrada: el tiempo para la modificación de la información de registro de una marca registrada y renovación ha visto una reducción de los plazos de tres meses a dos meses.

Si bien la nueva política no modifica la Ley sobre Marcas Comerciales, se espera que los examinadores aceleren sus procesos de revisión para abordar el retraso en la Oficina de Marcas China.
Para lograr los tiempos de examen más cortos, la Oficina de Marcas China ha establecido varios centros de asistencia para el examen de marcas en ciudades fuera de Pequín, incluyendo Guangzhou, Shanghái, Chongqing, Jinan y Zhengzhou.

Además, hay ventanillas que reciben solicitudes de marca en Ya’an en la provincia de Sichuan, Taizhou en la provincia de Zhejiang y Harbin en la provincia de Heilongjiang.

Sin embargo, los expertos legales temen que los tiempos reducidos y los complejos procedimientos de examen puedan resultar en una mala toma de decisiones por parte de las autoridades, ya que se sabe que la Oficina de Marcas China tiene poco personal en general, a pesar de establecer nuevos centros de asistencia y ventanillas de recepción de solicitudes. Las marcas en idiomas extranjeros son particularmente vulnerables a este respecto.

Los errores en la revisión o los rechazos pueden exponer a los solicitantes extranjeros a litigios o infracciones en el futuro. Por lo tanto, los solicitantes extranjeros deben planear con antelación, si desean proteger su negocio de las violaciones de marca registrada y de las infracciones en el mercado chino. Se recomienda la contratación de asesoría con experiencia.


Dezan Shira & Associates

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